知产审判 | “正当使用”还是“商标淡化”？

文 | 北京市石景山区人民法院 刘丹

红葡萄酒中的一些主要原料（赤霞珠、品丽珠、蛇龙珠）的英文名称都有一个共同的前缀词——“Cabernet”。“解百纳”一词就是由“Cabernet”翻译而来。因其含有葡萄品种之意，“解百纳”文字核准注册为商标后历经十年纷争方尘埃落定，并于2012年被认定为驰名商标。但在实践中，部分葡萄酒厂商未经授权使用“解百纳”文字的现象仍屡见不鲜，并通常抗辩为正当使用。因此，通过司法裁判厘清正当使用的边界，充分考虑驰名商标淡化之可能，对于维护市场竞争秩序、防止驰名商标淡化及保护消费者合法权益具有重要意义。

原告山东烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“张裕葡萄酿酒公司”），经山东烟台张裕集团有限公司（以下简称“张裕公司”）授权取得第1748888号“解百纳”注册商标（以下简称“涉案商标”）使用权及维权权利。被告北京中百发商贸有限公司（以下简称“中百发公司”）经营处销售的葡萄酒标注有“解百纳干红葡萄酒”等字样，系在同种商品上使用与原告注册商标相同的商标。张裕葡萄酿酒公司认为中百发公司销售侵犯注册商标专用权商品的行为侵害了其合法权益，故诉至北京市石景山区人民法院，法院于2018年8月29日立案。原告请求判令被告中百发公司停止侵害并赔偿经济损失3万元及维权合理开支5000元。

被告中百发公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭，未提交答辩意见，亦未提交证据。

石景山法院经审理认为，张裕葡萄酿酒公司经合法授权取得涉案商标的使用权及维权权利，有权提起本案诉讼。依据公证取证和庭审勘验情况，中百发公司销售了涉案封存葡萄酒商品。其瓶身正面标注“YU CHENG HONG”标识与“华夏庄园”“OAK 1992解百纳干红葡萄酒”字样，背面标注“YU CHENGHONG®”标识与“1992 解百纳干红葡萄酒”“出品：烟台鲁东华夏庄园葡萄酒有限公司 生产：烟台正大葡萄酒有限公司”等字样。该葡萄酒在涉案商标核定使用的商品类别范畴内，瓶身正反面均使用了该商标，系在同一种商品上使用与注册商标相同商标的侵权商品。依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）相关规定，中百发公司销售了侵犯注册商标专用权的商品，未能提交其具有合法授权或所售商品有合法来源的有效证据，侵害了张裕葡萄酿酒公司的合法权益，应当承担停止侵害、赔偿损失的法律责任。故一审判决判令被告中百发公司停止销售涉案侵权商品并赔偿经济损失2万元。

一审宣判后，双方当事人均服判息诉。

正当使用系为避免社会公共资源不恰当地被商标注册人所垄断。在特定情形下，对注册商标专用权的范围予以限缩，包括描述性使用与指示性使用。涉案使用情形是否构成正当使用，是本案的典型意义所在。

（一）正当使用的概念及构成要件

目前，我国法律体系中关于正当使用的规定，见于《商标法》第五十九条第一款与第二款。《商标法》第五十九条第一款规定，注册商标中含有的其商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第22条之规定明确：“妥善认定商标侵权抗辩，维护正当经营者的合法权益。商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或者近似商标为条件，被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用相同或者近似标识的，可以依法认定为正当使用。”

学界通常认为，正当使用包括描述性使用与指示性使用。描述性使用只是对描述性标志“第一含义”的使用，即对商品或服务的质量、原料、功能等特点进行直接描述，并不是为了指示商品或服务的特定来源，即没有将该标志作为商标来使用。司法实践中，认定正当使用商标标识行为应当具备以下条件：使用出于善意；不是作为自己商品的商标使用；使用只是为了说明或者描述自己的商品。

（二）涉案使用情形不构成正当使用

本案中，涉案产品瓶身正面标注“YU CHENG HONG”标识与“华夏庄园”“OAK 1992解百纳干红葡萄酒”字样，背面标注“YU CHENGHONG®”标识与“1992 解百纳干红葡萄酒”。该种使用情形构成商标性使用且不属于正当使用，属于注册商标专用权的保护范围。

涉案使用情形构成商标性使用。商标的本质在于区分商品或服务的来源。《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。商标性使用是判断商标侵权必不可少的一个构成要件。若不构成商标性使用，则无论其是否可能导致混淆，皆不属于商标专用权禁止的范畴，没有进一步讨论的实际意义。对于非商业意义上、非区分商品或服务来源的使用情形加以限制，则可能不恰当地干预社会公众的表达自由，减损公共利益。

本案中，涉案产品瓶身正反面均显著标注了“解百纳”字样，系在商品包装上使用了涉案商标，首先满足将商标用于商业活动中这一要件。其次，涉案产品瓶身上标注的“解百纳”字样，字体明显区别于其他说明性文字，字号明显偏大，且位置居中、颜色鲜艳，具有醒目的指示性，能够起到在商品与其经营者之间建立联系，进而区分商品来源之作用。此外，除了葡萄酒从业者、爱好者之外，相关公众更多的是一次性消费购买葡萄酒相关产品，对于葡萄酒行业的发展历史、分类标准等并不具备深入了解。“解百纳”字样与其他商标共同使用，即使与单独使用涉案商标相比，能产生一定的区分效果，但在相互隔离的情况下，不排除使相关公众就二者可能存在经营管理上的关联关系产生混淆。故涉案使用情形属于商标性使用。

涉案使用情形并非仅为了说明或描述自己的商品。涉案产品瓶身虽同时标注了“YU CHENG HONG”标识与“华夏庄园”，且将“解百纳”与“干红葡萄酒”字样连续组合使用，但并非仅为说明或者描述自己的商品。“解百纳”在特定语境下，指酿酒葡萄的品种。若仅为了说明产品的原材料或生产工艺，在配料表、工艺介绍等处使用“解百纳”来说明产品信息、质量、特征等，不宜被过于严格地认定为侵权。涉案葡萄酒于包装上多处突出使用“解百纳”字样，远超出了合理、必要的范畴。

中百发公司的使用行为并非出于善意。涉案产品瓶贴上标注的生产、出品厂家名称均含有“烟台”字样，与“解百纳”商标注册人张裕公司同属山东省烟台市，地域位置相近、经营区域重叠、产品类别相同。作为同一领域、同一地域的竞争者，该生产厂家理应知晓“解百纳”品牌及其价值，本着诚实信用原则对同竞争领域的驰名商标予以合理避让。涉案产品上突出标注“解百纳”字样，不能排除攀附他人商誉之嫌，故涉案使用行为难以认定为出于善意。

驰名商标淡化行为，虽然有时候并不会让消费者产生混淆，但仍然能对驰名商标的商品或服务在声誉、名望上造成影响，最终影响商标所有人利益。《商标法》与《中华人民共和国商标法实施条例》都对驰名商标淡化有所体现，但并未在具体法律条文中明确规定淡化之概念。本案中，若认定涉案使用情形不构成侵权，则有致使涉案商标“解百纳”进一步退化之虞。

（一）驰名商标与商标淡化的基本概念

驰名商标一词来源于《保护工业产权巴黎公约》1925年海牙文本第六条第二款规定中的“well-knowntrademark”。我国学界及实务界通常认为，驰名商标是指为相关公众广泛知晓、享有较高商誉的商标，包含两个维度的特征：一是享有较高声誉，指公众对该商标指示的产品或服务，在质量、体验、售后等方面给予了较高评价与一定信赖；二是在中国境内为相关公众广泛知晓，限定了地理边界，亦明确知晓范围为与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。

各国对于驰名商标的保护力度与保护范围，均优于普通商标。反商标淡化即系驰名商标保护的重要方面。从学理上说，淡化（dilution）即“稀释”之意，正如墨水浓度会随水的兑入不断稀释。商标的识别性和显著性就似那滴墨水，会因为侵权加入而被淡化。淡化行为指未经合法授权，行为人在种类不同或者不相似的商品和服务使上用他人驰名商标，或者与该商标近似的商标，以推广其产品或服务，进而影响到该驰名商标的显著度以及其在消费者心中的地位，导致驰名商标和其服务联系甚至是减弱丧失的严重后果的行为。淡化又分为弱化、丑化、退化三种，其中退化是指通过间接形式使消费者误以为驰名商标是相关商品的通用名称，最终导致商标丧失显著性。

（二）“解百纳”通用名称之争

通用名称系用来区分不同的商品或服务类别，属于社会公共资源，不可为某一主体所垄断。通说认为，商品的通用名称分为法定名称与约定名称两类。前者为国家或行业公用的名称，具有广泛性和规范性；后者为约定俗成并被普遍使用的名称。

“解百纳”商标核准注册的过程中，业界多家葡萄酒巨头企业就曾提出，“解百纳”应属于葡萄品种的代名词，可以直接表示商品的主要原料或特点而成为葡萄酒类产品通用名称。张裕公司对此持反对意见。

对于“解百纳”是否为通用名称，至今未有司法裁判进行明确认定。鉴于并无国家法律或者国家标准、行业标准规定“解百纳”属于商品通用名称，故“解百纳”不构成法定名称。至于约定名称，辞书、专业工具书、行业协会出具的报告等固然可以作为参考，但随着市场经济活动迅速发展，目前的情况很可能与争议发生之时已大相径庭，故判断是否构成通用名称仍要重点考量相关公众的认知。笔者认为，涉案商标自权属清晰稳定至今已近十年，张裕解百纳品牌已具备一定的知名度与市场占有份额，“解百纳”与张裕公司所产葡萄酒之间的紧密联系与特定指向性，较前更为紧密。故不宜在本案中将“解百纳”认定为约定的通用名称。

（三）防止“解百纳”商标淡化

随着社会经济的发展，商业活动形式更加多样，商标的功能不再局限于区分商品或服务的来源，驰名商标更加突出。经过多年深耕细作，驰名商标不仅承担区分功能，还承载着企业文化、时尚潮流、产品或服务的质量保障以及特定消费者群体对其的信赖与追捧等。他人的不正当使用，淡化或减损驰名商标清晰指示唯一来源的功能，在损害商标权人合法利益的同时，也增加了消费者获取信息、挑选商品或服务的成本。但对于驰名商标的过度保护，又可能造成其垄断地位，影响正常的竞争秩序与市场贸易。故司法裁判一直在现有法律框架下，于商标权人与公共利益之间寻求平衡。

本案中，张裕葡萄酿酒公司虽然不主张依照《商标法》相关规定请求驰名商标保护，但明确提交“解百纳”商标被认定为驰名商标的批复作为知名度佐证。涉案商标长期使用并得以核准注册的过程与曾作为驰名商标受保护的记录，是认定被诉侵权行为是否成立的重要考量因素之一。“解百纳”三字承载着张裕公司长期积累的商誉与品牌价值，其经年累月获得的显著性特征理应受到法律保护。涉案侵权产品使用“解百纳干红葡萄酒”字样，若认定该使用方式未超过“解百纳”通用范围而不构成商标使用，则有致使“解百纳”进一步退化为葡萄酒种类通用名称之虞。况且，理论界有观点认为，对于驰名商标淡化的认定，不以造成实际损害为构成要件，即无论使用行为是否实际造成相关公众混淆误认，考虑到若不加以制止，日积月累的淡化可能会蚕食驰名商标的显著性，在造成严重损害后果之前即应予以制止。

综上，法院作出裁判，认定涉案使用情形不构成正当使用，被诉侵权行为成立。

本期封面及目录

《中国审判》杂志2021年第12期

中国审判新闻半月刊·总第274期

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编辑/孙敏